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卓智见微 | 带有欺骗性的商标长啥样
日期:2022/8/19

带有欺骗性的商标长啥样

 

【裁判要旨】


2019年商标法第十条第一款第七项规定属于商标禁用条款,构成该项规定所指情形的标志不得作为商标使用,申请注册人对该标志的实际使用情况不能作为认定该标志具有可注册性的依据。


【基本案情】


2020年12月17日,龙威士忌(栖霞)酿造有限公司(简称龙威士忌公司)申请注册“THE QIXIA APPLE BRANDY”商标(以下简称诉争商标),商标申请号为52242572,注册商品为第33类“白兰地”。国家知识产权局以该商标违反2019年施行的《中华人民共和国商标法》(简称2019年商标法)第十条第一款第七款规定的情形驳回其注册申请。龙威士忌公司提起商标驳回复审申请,国家知识产权局同样以诉争商标违反2019年商标法第十条第一款第七款规定的情形为由,决定驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。


龙威士忌公司向北京知识产权法院提起行政诉讼,北京知识产权法院认为,诉争商标“THEQIXIAAPPLEBRANDY”通常可译为“栖霞苹果白兰地”,使用在白兰地商品上容易使相关公众对商品的成分原料等特点产生误认。故诉争商标构成2019年商标法第十条第一款第七项所规定的不得作为商标使用的情形。且2019年商标法第十条第一款第七项系商标禁用的绝对条款,原则上不能通过使用而获准注册。最终判决驳回诉讼请求。


龙威士忌公司不服一审判决提起上诉,认为诉争商标经过广泛的宣传和使用,在行业形成了较高的知名度和影响力,在市场中没有产生误认的事实。


北京市高级人民法院经审查认为,判断标志是否带有欺骗性以及是否容易导致公众误认,应当结合指定使用商品自身特点,按照公众的普遍认知水平及认知能力予以判断。诉争商标为文字商标,由拼音与英文“THEQIXIAAPPLEBRANDY”组成,其可翻译为中文“栖霞苹果白兰地”,根据诉争商标标志整体上的含义,指定使用在“白兰地”商品上,按照公众的普遍认知水平和认知能力,会对商品的成分原料等特点产生误认,故诉争商标具有欺骗性。由于2019年商标法第十条第一款第七项规定属于商标禁用条款,构成该项规定所指情形的标志即不得作为商标使用,申请注册人对该标志的实际使用情况不能作为认定该标志具有可注册性的依据,最终判决驳回上诉,维持原判。


【峰锐评】


商标法第十条第一款的适用是近年来比较令当事人和代理人难受的一个话题。很多商标一旦适用商标法第十条被驳回,很难通过行政诉讼等救济途径予以挽救。这与该等条款适用标准无法量化和统一,往往依据高度盖然性进行判定,而后续裁判者无法轻易完全否定前面程序这种盖然性的分析及主观判断,也许有着千丝万缕的联系。比如那个著名的“MLGB”商标驳回复审案。


《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”,虽然不像第(八)项“其他不良影响”争议大,但也属于绝对性条款适用争议的关键一环。


《商标法》第十条第一款罗列的禁用条款,主要是对标志本身的考量,通常不把商标使用及商标指定商品作为考量依据。第(七)项的适用,当然也要首先判断标志本身是否具有欺骗性并会产生公众误认的可能后果。那么标志本身的考量,包括标志本身外观、读音以及含义。作为一种符号,标志本身外观和读音的欺骗性,往往不容易被适用。比如如果外观本身与他人在先权利产生冲突,他人可以通过适用相同或类似商品上的近似商标、驰名商标跨类保护或者在先权利冲突等方式予以解决。如果与公权力或公共利益产生冲突,则可以适用商标法第十条其他条款予以解决,最不济还有一个第(八)项“其他不良影响”兜底收尾,第(七)项带有欺骗性可适用空间不大,那么主要考虑的应当是标志本身含义是否具有欺骗性并容易造成误认。对于一个标志来说可能会对应多个含义,包括教科书等权威材料中确定含义,也包括来源于生活经验及日常认知中的含义,如果有两个以上含义的,其中一项含义具有欺骗性,那么就要被认定违反《商标法》第十条一款(七)项,除非有充分证据提供反证。


对标志本身的考量,商标使用证据就不是影响判断的最关键因素。北京高院早在(2010)高行终字第707号“秘方堂”商标驳回复审行政判决书中明确“商标构成禁用条件的情况下,是否经过使用获得显著性,即是否构成禁注条件与案件无关”,换言之,对于商标法第十条的判断,原则上不考虑商标是否经过使用等问题,只是针对标志本身进行判断。而北京高院《商标授权确权审理指南》更是明确规定,诉争商标标志具有多种含义或者具有多种使用方式,其中某一含义或者使用方式容易使公众认为其属于商标法第十条第一款所规定情形的,可以认定诉争商标违反该款规定,诉争商标使用情况一般不予考虑。但“六个核桃”商标异议复审案,河北养元公司商标使用证据却发挥了充分的作用,实务中当然也不能一概忽视。


与其他第十条第一款罗列禁用条款不同的是,第(七)项需要将指定商品或服务与标识结合考虑。如最高法院(2020)最高法行申12966号“自动操作魔法师”商标驳回复审案中,法院认为诉争商标中“魔法师”的文字表达虽有夸张成分,但相关公众基于日常经验和生活常识,不会因“魔法师”一词而对指定使用商品的质量等特点或者产地产生错误认识,但“自动操作”易使相关公众认为诉争商标指定使用的“计算机软件(已录制)”等商品具有自动操作的功能,从而对商品的功能等特点产生错误认识,违反商标法第十条一款(七)项。但如果在其他商品或服务上注册该商标,就不会适用该条予以驳回。北京高院《商标授权确权审理指南》罗列的两种“带有欺骗性”商标申请,包括“诉争商标标志或者其构成要素与特定行业、地域的已故知名人物姓名、肖像等相同或者近似,并由此导致公众对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量、信誉、工艺等特点产生误认”以及“诉争商标中含有企业全称或者简称,而申请人与该企业全称或者简称存在实质性差异的,在易使公众对商品或者服务来源产生误认”,实际上也是基于对标识与商品或服务结合后影响作出的判定。


本案也是一样,“白兰地”作为主要以葡萄为原料的经发酵、蒸馏、储藏、酿造等流程制成的酒类产品,将“栖霞苹果”作为常规上主要以葡萄作为原材料(确实少量用苹果酿造白兰地的产品)的酒类商品的商标注册,确实容易导致相关公众误以为产品系由栖霞苹果为主要原料,这也是将商品与标志结合得出的结论,不能以手机上有“苹果”商标、衣服上有“苹果”商标,就得出“苹果”除了31类本身商品因缺乏显著性不能注册之外,其他都已经物化为可做商标标识的结论。而申请人提供给的使用证据,显然还不足以消除裁判者的顾虑,无法摆脱违反“带有欺骗性”绝对性条款的定性。

 

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