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卓智见微 | 炒炒千金藤素治疗新冠的冷饭,聊聊新用途发明专利侵权认定标准
日期:2022/7/14

炒炒千金藤素治疗新冠的冷饭,聊聊新用途发明专利侵权认定标准

 

【基本案情】


北京化工大学2021年2月8日向国家知识产权局申请了名称为“穿山甲冠状病毒xCoV及其应用和药物抗冠状病毒感染的应用”,专利申请号为“202110172158.7”的新用途发明专利。该发明权利要求书记载仅一项权利要求,即“千金藤素用于制备治疗SARS-COV-2病毒感染性疾病的药物的用途”。该专利说明书中记载“10μM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍”,一石激起千层浪,被新闻媒体曝光后,成为了社会热点。


甚至有媒体报道,已经有加拿大的一家医药企业已与美国FDA接洽开展千金藤素的新冠肺炎治疗的临床试验研究,预计该临床试验将在今年下半年正式启动。


现在热饭已冷,正好翻炒。


【峰锐评】


最近新冠疫情有抬头的迹象。突然想起了老早引发社会热议的千金藤素被用于制备治疗SARS-COV-2病毒感染性疾病的药物的用途,该发明专利已经在2022年5月10日被授权公告,依据专利法的规定,他人如果实施该发明专利,将被认定侵权。但是作为新用途发明专利与一般发明专利,甚至是方法发明专利,侵权认定规则是存在较大差异的,今天我们就炒炒冷饭,聊聊新用途发明专利侵权认定规则。


一、新用途发明专利就是方法发明专利


发明专利分为方法发明专利和产品发明专利。产品专利,顾名思义就是围绕机器、设备、工具、用品等产品进行的创造或改进而形成的专利,保护范围指向特定产品。方法专利,通常表现为某一技术方案所描述的具体程序、步骤。新用途发明专利,实际上是对某种已知产品的一种新的应用,其获得专利法保护的前提是该种新发现的性质,产生了预料不到的技术效果,这一新用途具有突出的实质性特点和显著的进步,形成了显著有别于现有用途或性质的新的技术效果。因此,新用途发明专利属于方法发明专利,应当按照方法发明专利的侵权认定方式为原则,其新用途所承载的产品并不是该等专利的保护客体,不应受到专利法保护。


二、新用途发明专利与一般方法发明专利不同,并不延及对产品的保护


专利法第十一条规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。通过以上条文规定可见,如果方法发明专利被授权后,其保护范围不仅在于使用方法发明专利权利要求中明确的步骤、程序,也基于依据该等步骤、程序直接获得的产品。但是新用途发明专利,由于保护的是对已存在产品新用途的“发现”,即仅限于特定用途的“使用行为”,不涉及制造该等产品的方法、步骤,而产品本身在申请日前已经处于公有领域,自然也不应将专利保护范围扩大到产品本身。


三、权利要求保护范围应当严格限定


发明和实用新型的保护范围以权利要求记载的技术特征所确定的内容为准,说明书仅具有解释权利要求的作用,并不直接决定专利保护范围。据以讨论的发明专利,只有一个权利要求,即“千金藤素被用于制备治疗SARS-COV-2病毒感染性疾病的药物”。如果千金藤素经过提纯后被直接作用于人体用于治疗新冠肺炎,该等应用属于专利法第二十五条规定不能授予专利权的“疾病的诊断和治疗方法”,自然未落于该新用途专利保护范围,不构成侵权;如果千金藤素在制备药物中进行了使用,但该药物治疗SARS,或者千金藤素用于其他冠状病毒药物制备,也没有落于该新用途专利保护范围,不构成侵权。


此外,该发明专利的名称,在司法实践中也会对权利要求保护范围产生一定限定作用。如“珍珠釉在制作陶瓷栏杆中的应用”侵犯专利纠纷案[1]中,最高法院认为,被诉侵权产品花瓶不属于建筑材料技术领域,并非陶瓷栏杆,故被诉侵权产品花瓶是否采用珍珠釉作为原料涂层,以及珍珠釉与松节油的混合比例,均未落入涉案专利权限定的保护范围,足以认定不构成侵权。


新用途严格限定保护范围,是因为新用途发明,与其说是发明创造,不如说是“发现”,相较于创造,不应给予过高的专利保护,这也是私权和公共利益平衡的必然考量。


四、新用途发明专利不适用举证责任倒置


专利法第六十六条规定,“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。这是方法发明专利特有的举证责任倒置规则。但该制度仅适用于“新产品”的制造方法。“新产品”的概念,顾名思义就是在涉案专利方法申请日前未公开的产品。而新用途发明专利保护的是某一已有产品的新的用途,显然这一专利所指向的并非“新产品”,而是“老物件的新用途”。因此,对于用途发明专利没有举证责任倒置一说,相应举证责任应由专利权人承担。


事实上,千金藤素抗菌消炎中的应用并不属于新鲜话题,其基于新用途生成的发明专利也屡见不鲜。千金藤素在制备抗SARS病毒药物中的应用、制备抗单纯疱疹病毒Ⅱ型的药物的用途、在制备抗流感病毒药物中的应用、用于制备治疗类风湿关节炎药物的用途,从2003年开始就被广州暨南生物医药研究开发基地有限公司、南方医科大学、四川大学华西医院等主题申请过新用途发明专利。而“千金藤片口服用于治疗尘肺病的新应用”1992年贵阳金桥制药厂申请过用途发明专利。这些个用途发明专利有的被授权,有的在审中,有的审查期间主动放弃,有的因未缴年费而失效,不排除有的专利权人已经意识到新用途发明专利保护的难度较大的可能。谁知道千金藤素下一次的新用途应用是啥情况?还是脱离不了老百姓嘴里的“消炎”功能?


但愿新冠疫情早日结束。

 


[1] 谢礼荣与广州铨记兴商贸有限公司侵害发明专利权纠纷案,一审广州知识产权法院,二审最高人民法院知识产权法庭。


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