商标是用于识别商品或服务来源的商业标识,其可以作为积累商誉、承载信用的商业载体,是几乎全部市场主体都赖以生存和发展的重要无形资产。商标注册制为市场主体带来便捷高效的同时,也滋生了商标恶意注册这个毒瘤。商标主管部门不止一次地发起专项行动,甚至制定规范,但伴生于商标注册制的这颗毒瘤无法做到完全根除。探讨商标恶意注册的法律责任,显得尤为重要。本文所称的法律责任,不包括基于《商标法》规定,需要借助于商标申请审查、复审、异议、无效等程序,驳回恶意注册申请或宣告该等注册无效等法律后果,仅探讨基于商标恶意注册所应当承担的非注册商标审查审理程序的行政或民事法律责任。
一、商标恶意注册法律责任的分类
按照法律责任承担主体划分,大致可以分为商标代理机构的法律责任以及商标注册申请人的法律责任。商标代理机构的法律责任,散见于《商标法》第十九条、第六十八条等法律,以及《商标代理监督管理规定》《规范商标申请注册行为若干规定》等规范性文件。商标注册申请人的法律责任,最主要、最能直接适用的,是《规范商标申请注册行为若干规定》以及《商标一般违法判断标准》。从民法典有关代理或委托合同的角度,商标代理机构完成委托事项所产生的法律后果本应由委托人负担。但基于商标代理机构本身的专业属性,当然具有较高的注意义务,且考虑到门槛低、素质参差不齐等因素,甚至个别代理机构确实在恶意注册方面起到了推波助澜的作用。因此将商标恶意注册中商标代理机构的法律责任一并探讨是有必要的。
按照承担法律责任的行为划分,或者换个通俗的说法来讲按法律责任理由划分,包括不以使用为目的的恶意注册、复制、摹仿或者翻译他人驰名商标、代理人代表人抢注、商标法第三十二条规定的恶意抢注、以欺骗手段或其他不正当手段申请注册、其他有违诚信原则,或具有其他不良影响的情形。以上都是《规范商标申请注册行为若干规定》所明确的商标恶意注册情形。而商标代理机构如果明知或应知委托人申请商标属于不以使用为目的恶意注册、代理人代表人抢注以及恶意抢注情形的,也需要基于帮助行为承担相应的法律责任。此外,商标代理机构如果超出代理服务本身之外申请商标,或者以不正当手段扰乱商标代理市场秩序的,也被《规范商标申请注册行为若干规定》列为恶意注册应当承担法律责任的情形。
二、商标恶意注册的情形
1、不以使用为目的恶意注册
不以使用为目的的恶意注册见于《规范商标申请注册行为若干规定》第三条第(一)项规定,即“属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的”。2019年商标法修改时在第四条内容后增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”,为恶意囤积商标的法律后果确定明确的适用依据。但由于2013年商标法及之前商标法,都没有该项规定,原商标法第四条又过于原则,实践中,不以使用为目的恶意囤积商标资源的典型恶意注册情形,长期以来以《商标法》第四十四条“以其他不正当手段取得注册”宣告无效,或者以《商标法》第十条第一款第(八)项“具有其他不良影响”驳回或宣告无效的案例较多。
实践中,有关防御性注册是否违反商标法第四条规定存在较大争议,裁判尺度不一。爱美客技术发展股份有限公司诉国家知识产权局第57876806号“嗨体御肌”商标驳回复审案[1]中,法院认为,本案诉争商标在“可注册的皮肤填充物;医药制剂”等商品上注册,属于对现有商标的延续和防御性注册。因此,在案证据不足以证明诉争商标的注册是属于不以使用为目的的恶意商标注册申请的情形,故判决撤销被诉决定。
2、复制、摹仿或翻译他人驰名商标
驰名商标具有较高知名度,其公示效应相比普通注册商标更为明显,相关公众的注意义务也相应较高。该等恶意注册情形,违反商标法第十三条的规定。包括就相同或类似商品申请注册商标是复制、摹仿或翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,更包括就不相同或不类似商品申请注册商标是复制、摹仿或翻译他人已在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人利益可能受到损害的。
比如拉菲罗斯柴尔德酒庄与上海保醇实业发展有限公司、保正(上海)供应链管理股份有限公司侵害商标权纠纷案[2],上海知产法院认为,根据在案证据足以证明我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标,并且“拉菲”已经与原告的“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系,在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓,可以被认定为未注册驰名商标。两被告的被诉侵权行为侵犯了原告享有的“LAFITE”注册商标专用权和“拉菲”的商标权利。那么类似于该案侵权标识的注册商标,也会被依法认定为恶意注册的情形。
3、代理人、代表人恶意抢注
商标法第十五条规定了两种情形,一种是擅自注册被代理人或被代表人商标;另一种是特定关系人抢注他人在先使用商标。根据《商标审查审理指南》规定,擅自注册被代理人或被代表人商标,应当符合四个构成要件,即:(1)系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或代表人;(2)系争商标与被代理人、被代表人商标使用在同一种或者类似的商品或服务上;(3)系争商标与被代理人、被代表人的商标相同或近似;(4)代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人的同意或授权。特定关系人抢注他人在先使用商标的,构成要件略有不同,即:(1)他人商标在系争商标申请之前在先使用(与擅自注册被代理人或被代表人商标不同);(2)系争商标注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或其他关系,因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在;(3)系争商标指定使用在他人在先使用商标同一种或类似的商品或服务上;(4)系争商标与他人在先使用商标相同或近似。
4、商标法第三十二条规定的恶意抢注
实际上,广义恶意抢注的内涵外延相对较大。本处所称的“恶意抢注”为狭义概念,即“属于商标法第三十二条规定,损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。
比如最新出炉的,新华通讯社与国家知识产权局、安徽新华投资集团有限公司有关第13696342号“新华”商标无效宣告案[3],北京高院认为,诉争商标“新华”与新华通讯社的商号“新华”完全相同,且诉争商标核定使用的“图书出版;无线电文娱节目”服务与新华通讯社的“新华”商号所使用的“图书出版;新闻记者服务”在服务内容、方式、对象等方面高度重合,构成同一种或类似服务。诉争商标使用在上述服务上,容易导致相关公众对服务来源产生混淆,致使新华通讯社的在先商号权益受到损害。因此,诉争商标在上述服务上的注册构成2013年商标法第三十二条所指的损害他人在先商号权益之情形。
5、以欺骗或其他不正当手段申请商标注册情形
商标申请注册应当遵循诚实信用原则,不得以扰乱商标注册秩序、非法囤积占有商标资源以及其他不正当手段获得注册,或弄虚作假,欺骗商标注册部门获得注册。如前所述,该条的适用,与商标法第四条存在一定程度竞合。
实践中,以弄虚作假欺骗商标注册部门获得注册为由认定恶意注册的情形相对较少,大多是以扰乱注册秩序,非法囤积占有商标资源等为由,宣告相应商标无效,认定恶意注册的。
如杜桂彬诉国家知识产权局、好维股份有限公司第3143594号“黑人DARLIE”商标无效宣告再审案[4]中,最高法院认为,除申请注册诉争商标外,杜桂彬及其公司注册的商标共计66枚,涉及行业类别跨度较大,其中53枚商标与他人在先商标构成相同或类似,如“多芬”“珍妮诗”“亮莊”“CleanClear可伶可俐”“拉芳”“采乐”“SKII”等。杜桂彬对于诉争商标的注册,已经超出了正常使用范围,其行为不具有合理性或正当性,不符合商标法第四条规定的精神,主观恶意较为明显,扰乱了正常的商标注册秩序,一、二审法院认定其构成“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形并无不妥。
6、其他违反诚信原则,违背公序良俗,或有其他不良影响
按照《规范商标申请注册行为若干规定》包括其他违反诚实信用原则,违背公序良俗,或者有其他不良影响。比如将奥运会、冬奥会运动员名字抢注商标的情形。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第五条第二款明确规定,将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标,属于“其他不良影响”。
三、商标恶意注册的法律责任
1、停止使用的法律责任
《商标一般违法判断标准》第十五条规定,国家知识产权局认定商标注册申请违反《商标法》第十条规定且相关决定、裁定生效后,商标申请人或者他人继续使用该商标的,负责商标执法的部门依法查处。可见,至少以违反商标法第十条认定的商标恶意注册情形,相关商标一旦使用,还会被相关部门依法查处。
2、行政法律责任
对于认定为恶意注册的市场主体,《规范商标申请注册行为若干规定》第十二条规定,由申请人所在地或违法行为地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。
对于商标代理机构,一旦被认定需要承担恶意注册的法律责任的,需要承担相对委托人更重的违法成本,不仅会被国家知识产权局对负责人进行整改约谈,还要由该机构所在地或违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。情节严重的,国家知识产权局还可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务,予以公告。可谓是罚单位,也罚个人,还有可能实质性停业,完全丧失继续从事代理业务的机会和可能。
3、民事责任的承担
将他人商标恶意抢注的行为,实际上损害了他人的合法权益,以及商业机会,既属于不正当竞争行为,也属于侵犯他人合法权益的行为,应当受到《反不正当竞争法》和《民法典》等法律的保护。
艾默生电气公司苏厦门和美泉饮水设备有限公司、厦门海纳百川网络科技有限公司、王移平等不正当竞争纠纷案[5],法院认为,王移平实际控制的和美泉公司和海纳百川公司先后在多个类别注册与艾默生公司“爱适易”系列商标相同或近似的诸多商标,已明显超出了正常的生产生活需要,导致艾默生公司通过商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼以及民事诉讼方式维护其合法权益,在一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营,具有利用他人知名品牌进行不正当竞争等意图,损害了艾默生公司的合法权益,构成不正当竞争。故判决和美泉公司、海纳百川公司和王移平停止申请注册与艾默生公司“爱适易”等商标相同或近似商标,美泉公司和王移平连带赔偿120万,海纳百川公司和王移平连带赔偿40万,并判决在全国公开发行报刊刊登声明、消除影响。甚至对于商标代理机构,也判令其在40%范围内承担连带赔偿责任。这个案件,是在“商标抢注一方未将抢注商标投入实质使用或基于抢注商标进行恶意投诉的情况下,仅基于被告恶意批量抢注原告在先具有一定知名度的商标,而认定被告的行为违反《反不正当竞争法》第二条的规定、构成不正当竞争的案例”,值得引起高度重视。
除了以上法律责任外,2022年1月,国家知识产权局印发《国家知识产权局知识产权信用管理规定》,将恶意商标注册申请等6种具体行为列为失信行为,将严重影响市场主体和代理机构的信用,加大了申请人及代理机构的违法成本。
注释:
[1] 详见(2022)京73行初15009号一审行政判决书。
[2] 详见(2015)沪知民初字第518号民事判决书。
[3] 详见(2023)京行终960号二审行政判决书。
[4] 详见(2019)最高法行申4572号再审行政裁定书。
[5] 详见(2021)闽民终1129号二审民事判决书。