*卓智见微第二十二期

【裁判要旨】

专利权转让合同中，受让方应在签约前对专利的价值、专利权的稳定性、专利产品的月产量，以及专利产品的市场需求数量等情况进行充分考察和评估。专利权评价报告结论不具有推翻涉案专利授权文件内容的法律效力，在受让人未询问的情况下转让人未主动披露评价报告内容的行为尚不足以构成对受让人的欺诈。

【基本案情】

2018年5月10日，珠海精专科技有限公司（以下简称精专公司）与珠海泛能打印机耗材有限公司（以下简称泛能公司）签订《合作协议》（以下简称涉案合同），约定精专公司获得两涉案专利产品的生产权和国内销售权，还约定有专利权使用费的支付方式以及违约条款。但因精专公司受让专利权后不再向泛能公司支付专利使用费，泛能公司遂提起诉讼。

2020年6月10日一审法院予以立案，一审法院经审理认为，泛能公司已履行转让两涉案专利权的义务，但自2020年1月至起诉之日，精专公司未向泛能公司支付专利使用费。在涉案专利权合法存续、第三人未提起相关诉讼、精专公司无其他证据佐证的情况下，无法证明两涉案专利权效力不稳定，亦不能证明泛能公司的合同履行行为存在瑕疵。

由于精专公司不履行合同主要义务，并明确要求解除涉案合同，并且泛能公司亦同意在支付全部使用费的前提下解除合同。法院认定双方均对解除合同不持异议。精专公司未能遵守约定，按时、足额支付涉案合同所约定的使用费，其违约行为是涉案合同解除的主要原因。因此精专公司应当对合同解除负主要责任，承担合同解除给泛能公司造成的实际损失。一审法院遂判决精专公司向泛能公司支付专利使用费142万元、违约金42.6万元等。

精专公司提起上诉，2021年4月13日二审法院立案，认为：

涉案合同的性质需根据签约双方当事人基于该合同所具有的权利义务来确定，不能仅以合同中使用的个别字词来确定合同性质。泛能公司已依约将两涉案专利权转让登记到精专公司名下，精专公司为此支付了一部分对价。因此，涉案合同具有专利权转让的性质。

二审期间，精专公司主张泛能公司明知两涉案专利权利状态不稳定仍向其转让专利权，构成欺诈，认为涉案合同应当解除。虽然专利权评价报告结论为两涉案专利的大部分权利要求不符合授予专利权的条件，但专利评价报告仅为参考，不具有推翻两涉案专利授权文件内容的法律效力；精专公司未能在与泛能公司签订涉案合同前了解到评价报告内容的责任应由其自行承担；在精专公司未询问的情况下，泛能公司未主动向其披露评价报告内容的行为尚不足以构成对精专公司的欺诈。精专公司称其在涉案合同实际履行过程中感受到两涉案专利实际价值不高、收益达不到预期等情况，不属于合同法意义上的欺诈行为给其造成的经济损失，而仅属于其商业经营活动中对风险评估不足所遭受的经营损失。综上所述，涉案合同合法有效。

泛能公司从未向精专公司发函要求解除合同，也未以提起本案诉讼的方式要求解除涉案合同，且在二审时再次明确其从未要求解除合同，则涉案合同应继续履行。精专公司在合同有效的情况下，仅负有依约逐月支付费用的义务，并补交已拖欠的费用，不负有提前支付未到期费用的义务。涉案合同并未就精专公司的迟延付款行为约定有违约金，泛能公司提起原审诉讼时也未主张资金占用利息，综上所述，原审判决认定事实清楚，但适用法律错误，最终判决：撤销一审判决，珠海精专科技有限公司向珠海泛能打印机耗材有限公司支付专利转让费25万元，驳回珠海泛能打印机耗材有限公司的其他诉讼请求。

【峰锐评】

我们这一期的案例仍然围绕着技术或专利合同中欺诈的认定。

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或利害关系人的请求，对实用新型或外观设计是否符合基本的专利授权条件所作出的分析和评价。很多人想当然的认为专利权评价报告负面就等同于专利权无效，专利权人隐瞒专利无效事实，通过合同获取只有有效专利才享有的“非法”利益，当然属于欺诈！但这一期案例，希望能有所警示。

首先，要说明专利权评价报告对专利合同的影响，要搞明白专利权评价报告的法律属性。

《专利法》第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利欧的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；……。国家知识产权局《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》等规定中也有类似规定。可见，专利权评价报告本质上属于分析和评价意见，法律属性上是作为法院或地方知识产权局审理、处理专利侵权纠纷时的证据，具体是用于判定是否需要中止相关程序的最具权威的证据，并非是针对专利权效力的行政决定。专利权评价报告并不产生创设、消灭、变更专利权人或利害关系人权利义务的法律后果。从这个意义上讲，并不是行政法律行为，充其量属于行政事实行为。

既然专利权评价报告不是专利权有效与否的决定性依据，不属于消灭专利权的行政法律行为，在专利权法律状态仍然有效的前提下，除非合同签订前或签订时双方另有合意或另有明确意思表示签订或履行合同以专利权评价报告正面为基础外，即便专利权人存在隐瞒专利权评价报告负面的事实，也不能简单地认定专利权人欺骗性地将无效专利作为有效专利，诱使对方作出错误意思表示。换言之，专利权评价报告并不能影响专利合同本身的效力。

其次，专利合同相对方施以一般注意力就可以获取专利权评价报告。《专利法实施细则》第五十七条规定，国家知识产权局在作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。事实上，任何公众可以通过国家知识产权局官方网站中“中国及多国专利审查信息查询”栏目，查阅所涉及的实用新型或外观设计是否委托过专利权评价报告，以及评价报告的具体内容。换言之，作为专利受让方或被许可方，通过简单操作和公开渠道就可以轻易获得专利权法律状态、已有专利评价报告内容等事实，很难在纠纷发生后说服裁判者其在合同签订前未尽到一般审查义务具有当然的合理性。

在实务中，我们发现现实中很多市场主体只是通过专利检索模块查询专利法律状态，甚至以为交付专利证书办理专利转让或许可备案就万事大吉，却忽视了审核专利年费缴纳情况、专利权评价报告、专利权无效宣告口审及裁决、专利权利要求书及说明书修改情况等，等问题出现了才追悔莫及。建议专利合同或专利权让渡前，相对人事先应当到国家知识产权局获取专利登记薄，或至少通过公开渠道尽可能全面的审核所涉专利相关法律文件，以确定真实的法律状态、当前的保护范围及权利稳定性等事实，涉及实用新型及外观设计的，最好委托国家知识产权局制作专利权评价报告（同一份专利国家知识产权局只制作一次专利权评价报告）。在合同条款设置方面，建议书面明确约定专利权评价报告负面、专利权被提起无效宣告申请或被裁决无效后原专利权人所应承担的义务和责任，如遇到前述情况的赋予相对方单方解除权，和/或要求专利权人承担一定违约或保证责任，最大限度的规避由此造成的损失。