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对成语改造后的词汇一般不得作为商标使用和注册——评“茶颜观色”商标无效宣告行政诉讼案
日期:2022/9/26

对成语改造后的词汇一般不得作为商标使用和注册——评“茶颜观色”商标无效宣告行政诉讼案

 

【裁判要旨】


“茶颜观色”系对成语“察言观色”的不规范使用。如果诉争商标“茶颜观色”作为商标使用,将对我国语言文字的正确理解和认识起到消极作用,对我国教育文化事业产生负面影响,不利于我国语言历史文化的传承及国家文化建设的发展,对我国文化等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。因此,诉争商标违反2001年商标法第十条第一款第八项规定。


【基本案情】


2004年9月22日,柴泽军申请注册第43类第4281333号“茶颜观色”商标,并于2008年3月14日核准注册,指定服务为“饭店;供膳寄宿处;餐厅;自助餐厅;咖啡馆;临时食宿处出租;鸡尾酒会服务;茶馆;酒吧;养老院”。2019年5月13日经核准转让至广州洛旗餐饮管理有限公司。


2018年11月15日,吕良以第4281333号“茶颜观色”商标(以下简称“诉争商标”)违反《商标法》第十条第一款第(八)项、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定为由向商标局提起商标无效宣告申请,商标局认为,本案应适用2001年《中华人民共和国商标法》(以下简称“2001年商标法”),诉争商标的申请注册不构成第十条第一款第八项、第四十一条第一款的规定,裁定诉争商标予以维持。


吕良不服裁定,在法定期限内向一审法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为,诉争商标对其文字的改动使用在“咖啡馆”等服务上不会对我国文化产生任何不良影响,或有害社会主义道德风尚;诉争商标进行了真实有效的商业使用,且无证据显示诉争商标的原注册人具有以其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。遂判决驳回吕良的诉讼请求。


吕良不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,诉争商标“茶颜观色”与成语“察言观色”呼叫相同,相关公众容易将二者产生联系,亦即“茶颜观色”系对成语“察言观色”的不规范使用。如果诉争商标“茶颜观色”作为商标使用,将对我国语言文字的正确理解和认识起到消极作用,对我国教育文化事业产生负面影响,不利于我国语言历史文化的传承及国家文化建设的发展,对我国文化等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。因此,诉争商标违反2001年商标法第十条第一款第八项规定,最终判决撤销一审判决,国家知识产权局重新作出裁定。


【峰锐评】


成语作为中华文化的灿烂瑰宝,具有符号学上简洁明快、方便记忆、易于传播等众多优点。对已有成语表达稍加变化后的标识,既有成语以上特点,又具备臆造词汇的显著性,一时之间成为作为商标使用和注册的热门之选。


“茶颜观色”商标无效宣告案以及近几年为数不少的类似案件为市场主体敲响了警钟,我们甚至可以得出结论,商标审查机关及司法机关已经大幅降低对不规范使用成语形成商标的容忍程度。我们也尝试从专业角度,论证其中一些可供研究的问题。


一、是否需要衡量申请商标标识对成本本身的影响?


2019年颁布实施的《北京高院商标授权确权行政案件审理指南》第8.9条规定,诉争商标标志或者其构成要素未规范使用汉字或者成语,可能对我国文化教育产生消极、负面影响的,可以认定属于商标法第十条第一款第(八)项规定的具有“其他不良影响”的情形。那么在判断不规范使用成语的商标是否具有不良影响时,需不需要结合指定商品或服务另行判断该标识对对应成语是否具有贬损、歪曲等负面评价?还是直接将不规范使用成语的商标一律视作可能会对公共利益、公共秩序产生负面或消极影响?对此各个时期法院认识有所不同,法院和国家知识产权局似乎有些分歧,个案适用标准也不尽相同。


比如,2014年审结的“糖糖正正”商标驳回复审案[1],法院认为汉语成语“堂堂正正”具有形容品格正直、伟大的固定含义,系褒义词,我国相关公众对该成语的含义具有明确的认知。本案申请商标对上述成语的部分组成汉字进行了变化,但该变化并未产生明显区别于该成语固定含义的其他理解,也未对该成语进行贬损、歪曲的使用。申请商标的上述改变不会使相关公众产生对成语“堂堂正正”含义的其他理解,从而造成对该成语固定含义的误认,从而造成不良的社会影响。遂撤销了原商评委以不规范使用成语容易混淆人们尤其是中小学生对成语的认知为由作出的驳回申请的裁定。该案实际上并未笼统认为不规范使用成语就一定会造成不良影响,而需要对该商标对相应成语是否具有歪曲、贬损等具体负面影响进行判定。


但之后的判例,却又打破了该案的认定规则,均是直接指出不规范使用成语就是造成不良影响的一个重要表现,不需要针对标识对成语本身的影响进行衡量。


2016年审结的“簋簋府神宫及图”商标驳回复审案[2]中,原商标评审委员会认为,“簋府神宫” 属于对成语“鬼斧神工”的不规范使用,已构成商标法第十条第一款第(八)项所指情形为由,决定驳回诉争商标的注册申请。一审法院则认为,商评委的前述认定证据不足,判决撤销该裁定。二审法院则与商评委认定一致,撤销一审判决。驳回复审案件中只要不规范使用成语就被认定“具有不良影响”而被驳回的案例比比皆是,知名度比较高的“小蹄大作”案、“爱屋吉屋”案[3]等等。


商标无效宣告案件,也逐渐采纳了以上观点。在“茶颜观色”案前,“大桔大利”商标无效宣告案[4]中,国家知识产权局在裁定书中认为,诉争商标的注册未构成商标法第十条第一款第八项。但随后行政诉讼中,北京知识产权法院、北京高院则认为,诉争商标由汉字“大桔大利”构成,与成语“大吉大利”在字形及发音上相近,诉争商标标志属于未规范使用成语的情形,易误导相关公众,从而对我国的文化教育产生消极、负面的影响,属于商标法第十条第一款第八项规定所指具有“其他不良影响”的标志。


事实上,2016年商标局、商标评审委员会联合对外发布的新版《商标审查及审理标准》列明“商标含有不规范汉字或系对成语的不规范使用,容易误导公众特别是未成年人认知的”,属于“其他不良影响”。2021年《商标审查审理指南》延续了以上规定。与法院在“茶颜观色”、“大桔大利”等案件中态度毫无二致。


二、使用证据的价值有多大?


商标法第十条属于禁用禁注的绝对性条款,被认定违反该条规定的,不仅不能作为商标注册,也不得作为商标使用,如果使用实际上也是违法使用,不属于法律保护的利益,因此诉争商标使用情况通常不予考虑。


“大桔大利”商标无效宣告案中,法院在判决中明确指出,鉴于诉争商标属于商标法第十条第一款第八项规定的不得作为商标使用之情形,故其不能通过使用而获得可注册性。鸿茂六合公司有关诉争商标使用时间较长,已经形成了稳定的市场秩序,应予维持注册的主张不能成立。


三、如果不规范使用成语形成的商标具有多重解释如何认定?


《北京高院商标授权确权行政案件审理指南》第8.1条规定,诉争商标标志具有多种含义或者具有多种使用方式,其中某一含义或者使用方式容易使公众认为其属于商标法第十条第一款所规定情形的,可以认定诉争商标违反该款规定,


相信在商标实务过程中,绝大多数商标当事人或代理人将不规范使用成语形成的商标解释为“臆造词汇”,同时为这种“臆造”过程和深层含义、美好寓意充分说明和论述,一般不太可能直接承认是对成语的不规范使用。如果裁判者认为诉争商标某一种含义或表达形式就是对成语的不规范使用,那么就会以违反商标法第十条第一款第(八)项为由驳回申请或宣告无效。上位裁判者尊重前面裁判者对其中一种含义的认知属于大概率事件。这也许正是商标适用商标法第十条驳回后很难救济成功的一个重要原因。


例如,“百衣百顺”驳回复审商标案[5]中,法院认为,申请商标将成语“百依百顺”变更为“百衣百顺”,属于对成语“百依百顺”的不规范使用。虽百衣百顺公司称申请商标标志系百衣百顺公司臆造出来的词语,具有独创性和显著性,但相关公众仍会将申请商标标志与相应成语产生联系。此种对成语不规范使用的商标标志若大量广泛的使用,容易对我国的语言文字事业产生消极、负面影响,不利于我国语言历史文化的传承及国家文化建设的发展。


这显然对于面临权利人以不规范使用成语形成注册商标提起侵权投诉或诉讼的被告无疑是好消息,向国家知识产权局提起无效申请,并同时申请民事侵权案件中止审理,以摆脱侵权责任的承担,是主张权利一方不得不面对的一个问题。

 


[1] (2014)一中知行初字第144号

[2] (2016)京行终5293号

[3] (2017)京行终1577号

[4] (2021)京行终6345号

[5] (2016)京73行初2193号

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